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F.02.01. Contratos de Cesión y Licencia de los Derechos Industriales

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viernes, 16 de diciembre de 2016

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ÍNDICE

01. Cesión y Licencia de Marcas

02. Cesión y Licencia de Patentes y Modelos de Utilidad

03. Cesión y Licencia de Modelos Industriales

DESARROLLO

Es importante tener en cuenta que los derechos de propiedad industrial son bienes valorables económicamente y que forman parte del patrimonio de nuestra empresa.

Como consecuencia de ello, los podemos transmitir por varios medios:

Contrato de cesión: Es un contrato por el que el titular de un derecho, a cambio de un precio transfiere a otro la propiedad de ese derecho

Contrato de licencia: En este caso el propietario de un derecho retiene la propiedad, pero autoriza a un tercero el uso o explotación del derecho en cuestión en la forma fijada en el contrato que se firma

Debemos distinguir entre:

• Cesión y licencia de marcas

• Cesión y licencia de patentes y modelos de utilidad

• Cesión y licencia de modelos y dibujos industriales

01. Cesión y Licencia de Marcas

Lo primero que hay que saber es que no necesitamos inscribir los contratos de cesión y licencia de marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que sean plenamente válidos y produzcan efectos entre las partes. Ahora bien, para que los mismos produzcan efectos frente a terceros, deben formalizarse por escrito en documento público y además inscribirse en la citada Oficina Española de Patentes y Marcas.

Cesión:

Puede cederse la marca solamente, cederse con toda la empresa o sólo con aquella parte de la empresa que usa la marca.

Si se cede una marca es obligatorio que se ceda para todo el territorio y para todos los productos o servicios.

Hay marcas que tienen prohibida la cesión como es el caso de las marcas derivadas (que sólo pueden cederse con la marca principal) o el caso de las marcas colectivas (se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas).

Licencia:

La licencia puede ser:

• Total o parcial: puede ser dada para todos o para alguno de los productos o servicios para los que la marca esté registrada

• Limitada o ilimitada (en el tiempo): puede darse para un periodo de tiempo limitado o no estipularse en el contrato la duración de la licencia y, por lo tanto, ser éste ilimitado

• Plena o limitada (en cuanto al territorio): puede darse para toda España o sólo para una parte

• Simple o exclusiva: en el caso de que el propietario de la marca pueda continuar con su uso, la licencia será simple; si el propietario sólo puede usar la marca en el caso de que se haya reservado expresamente este derecho, la licencia es exclusiva

Como el que concede la licencia sigue conservando la propiedad de la marca, puede controlar la calidad y características de los productos o servicios que se comercializan.

02. Cesión y Licencia de Patentes y Modelos de Utilidad

Los contratos que tienen por objeto patentes o modelos de utilidad deberán constar por escrito para que sean válidos. Como en el caso de las marcas, si no se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sólo surtirán efectos entre las partes; para que surtan efecto ante terceros deberán inscribirse en la citada Oficina (y por consiguiente formalizarse en escritura pública).

Cesión:

El que cede la patente o el modelo de utilidad, salvo que se disponga otra cosa, debe poner a disposición del cesionario todos los conocimientos técnicos necesarios para que la invención pueda explotarse adecuadamente. Asimismo, responde por la validez de la patente.

Por su parte, el cesionario debe evitar que dichos conocimientos se divulguen.

Tanto el que cede como el cesionario responderán solidariamente de las indemnizaciones por los daños causados a terceras personas por defectos de las invenciones.

No se puede ceder sólo una parte de las patentes, es decir, una parte de las reivindicaciones de la patente, sino que se han de ceder la totalidad de las mismas.

Tampoco se pueden ceder o gravar sólo determinadas facultades, como la fabricación, sin ceder o gravar a la vez la patente entendida como un conjunto indivisible de derechos.

Licencia:

Hay varias clases:

1. Licencias contractuales: pueden ser objeto de licencia, o sólo la patente o el modelo de utilidad, sino también la solicitud de los mismos.

Existe libertad contractual, pudiendo las partes pactar el contenido y el alcance de la licencia.

La licencia contractual, salvo que en el contrato se establezca lo contrario, no podrá ser cedida a terceros, ni concederse sublicencias.

La licencia puede ser:

• Limitada o ilimitada, según se otorgue para todo el territorio nacional o sólo para una parte

• Exclusiva o no exclusiva: si es exclusiva, el titular de la licencia no podrá otorgar otras licencias y sólo podrá explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho

• Para un periodo de tiempo limitado o ilimitado: puede otorgarse para un periodo de tiempo limitado o no estipularse en el contrato el periodo de tiempo y ser éste ilimitado

En el caso de que en el contrato no se diga nada, se entiende que la licencia es ilimitada y no exclusiva, es decir que el titular de una licencia podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención.

Salvo que se pacte lo contrario, se está obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para una adecuada explotación de la invención, debiendo el licenciatario a quien se transmiten dichos conocimientos secretos adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación. Así, la licencia de patente comprenderá también el know-how necesario para su explotación.

El cedente de una licencia responderá, salvo pacto en contrario, si posteriormente se declara que carecía de la titularidad de la patente o de las facultades necesarias para la realización del negocio.

Quien otorgue una licencia sobre la solicitud de patente o una patente ya concedida responderá solidariamente con el licenciatario de las indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

El licenciatario, a no ser que tenga una licencia exclusiva y en el contrato se establezca otra cosa, no podrá ejercer en su propio nombre las acciones que se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho.

No obstante lo anterior, el licenciatario que no esté legitimado para ejercitar las acciones por violación de la patente podrá requerir notarialmente al titular de la patente para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular no lo hiciera en un plazo de tres meses, el licenciatario podrá ejercitarla en su propio nombre.

Hay que recordar que las patentes caducan a los veinte años y que transcurrido este periodo lo patentado es de dominio público y se puede utilizar sin coste alguno, por lo que al negociar el contrato habrá que tener en cuenta este dato.

2. Licencias de pleno derecho: el titular de la patente podrá hacer un ofrecimiento público de licencias de pleno derecho, por escrito, presentando ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, beneficiándose de una reducción del 50% del importe de las tasas anuales que ha de pagar para mantener en vigor la patente.

Cualquier interesado podrá obtener la licencia remitiendo un escrito a la Oficina Española de Patentes y Marcas, indicando la utilización que va a hacer de la invención.

3. Licencias obligatorias: el titular de la patente está obligado a explotar industrial y comercialmente la invención, por sí o por persona autorizada por él, en el plazo máximo de tres años desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Si no la explota, cualquier persona interesada podrá obtener la licencia obligatoria para explotar la invención patentada.

Las licencias obligatorias son otorgadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y es esta oficina la que fija las condiciones de la licencia otorgada (el ámbito de la licencia, el precio, la duración, etc).

03. Cesión y Licencia de Modelos Industriales

Cesión

Los modelos y dibujos industriales, al igual que las distintas modalidades de propiedad industrial son transmisibles por todos los medios que el derecho reconoce, pero dichas transmisiones no surtirán efectos respecto a terceros hasta que no se acredite en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante un documento fehaciente.

Así pues, el titular de la solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial o del dibujo o modelo industrial ya concedido puede transmitir la titularidad de estos derechos presentando en la Oficina Española de Patentes y Marcas el documento en el que conste la cesión. Con la presentación del documento será anotado el nuevo titular y la transmisión tendrá efectos frente a terceros.

Licencia

La licencia del modelo y dibujo industrial es un contrato atípico ya que no está regulado e innominado.

El contrato de la licencia se perfecciona por el acuerdo entre las partes, existiendo libertad de forma en su formalización.

El contenido del contrato vendrá determinado por las pactos, cláusulas y condiciones que las partes establezcan, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al interés o el orden público.

Los contratos de licencia no surtirán efectos respecto a terceros hasta que no se acrediten en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante un documento fehaciente.

La licencia concedida podrá ser:

• Total o parcial

• Para todo el territorio nacional o para una parte

• Limitada o ilimitada en el tiempo

• Exclusiva o no exclusiva. Será exclusiva cuando al licenciante le quede prohibido otorgar nuevas licencias o explotar por sí el derecho 

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